En este artículo trataremos brevemente los 5 errores que no se deben cometer al contestar a una cita de anterioridad y cómo evitarlos de forma que su marca sí pueda ser registrada.
1. Desconocer el proceso de registro.
En primera instancia, el trámite de solicitud de registro de marca parece fácil, incluso, existe la noción de que el hecho de hacer un pago de tarifas (actualmente $3,126.40 pesos) garantiza el registro, no obstante, esto no es así, el pago de derechos únicamente es para efectos de que la solicitud pueda ser analizada.
Todas las solicitudes pasan al menos 3 etapas posteriores a la presentación de la solicitud: 1) Publicación, 2) evaluación inicial de forma y 3) examen de fondo.
En este artículo presentamos a detalle el proceso completo de registro de una marca
La cita de anterioridad se da en la fase final del proceso de registro en el llamado examen de fondo, instancia en la que se evalúan aspectos que pueden derivar en la negativa de una marca.
Una vez que se notifica una cita de anterioridad se vuelve necesario dar contestación, de lo contrario la marca quedará abandonada.
Presentada la respuesta no habrá nuevas oportunidades, ni se emitirán nuevos oficio, en otras palabras lo que no se establece en la contestación no podrá argumentarse posteriormente, de dicha respuesta sólo habrá dos posibles conclusiones:
a) Negativa definitiva de la marca por parte del IMPI.
El IMPI analizará la contestación y si esta no le convence mantendrá la negativa, emitiendo una resolución en la que establecera las razones por las que los argumentos presentados no fueron suficientes.
En caso de negativa, la Autoridad no hace devoluciones de las tarifas pagadas bajo ninguna circunstancia.
b) Otorgamiento del Título de registro.
Si se presentaron argumentos convincentes y una fundamentación legal suficiente, el IMPI desestimará su negativa procediendo a otorgar el título de registro de la marca con lo cual está quedará legalmente protegida por un plazo de 10 años.
2. No cumplir con requisitos formales.
Como se señaló previamente, todo escrito que se presente ante la Autoridad debe cumplir con ciertos requisitos para que este pueda ser analizado por el IMPI.
Estos requisitos no afectan el contenido, pero sí pueden ocasionar el desechamiento de la contestación y, por tanto, la negativa del registro de marca.
Los principales requisitos formales son los siguientes:
- La contestación debe estar firmada (dependiendo de la forma de contestación esta puede ser: autógrafa, mediante CURP y contraseña, o bien, mediante Firma electrónica avanzada).
- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional.
- Señalar el número de expediente de la solicitud, así como el número de folio del oficio que se contesta.
- Presentar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente por la contestación.
- En caso de que firme la contestación una persona distinta a quién ingresó la solicitud deberá presentarse carta poder y comprobante del pago correspondiente.
A diferencia de la solicitud inicial, en estos asuntos, no existe un formato, la contestación se realiza mediante un escrito libre, por esto resulta fundamental prestar mayor atención a estos requisitos.
Cuando elaboré su contestación compruebe que esta cuenta al menos con estos requisitos de forma para evitar requerimientos o el desechamiento de su respuesta.
3. Contestar la cita de anterioridad sin fundamentos legales.
Debido a la falta de información y asesoría, es común que los solicitantes presenten contestaciones endebles en las cuales únicamente manifiestan que las marcas señaladas no se parecen a la solicitada, sin dar mayores argumentos o fundamentos por las cuales se considera que no existe similitud.
Existe una idea errónea de que siempre que las marcas no sean idénticas no habrá problema, sin embargo, esto es falso ya que una marca puede ser negada en base a otra que sea similar en todos o alguno de sus elementos.
Existen una serie de criterios y reglas para determinar si dos marcas son “legalmente” similares y por tanto no pueden coexistir jurídicamente.
Desafortundamente, estas reglas para analizar marcas no son “blanco y negro” además de no encontrarse compiladas todas en un único documento.
Usted puede encontrar estas reglas principalmente en decisiones que los Tribunales han tomado en casos de similitud de marcas que son hechos de su conocimiento.
En los siguientes enlaces compartimos los sitios básicos en dónde encontrar fundamentos legales para estos asuntos:
- Ley de la Propiedad Industrial
- Búsqueda de tesis y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Búsqueda de tesis y jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Una cita de anterioridad constituye una negativa parcial al registro y la única forma de atenderla correctamente es respaldando la contestación con fundamentos legales.
4. No evaluar correctamente el asunto y sus posibles consecuencias.
Los solicitantes en estas situaciones de cita de anterioridad deben evaluar a conciencia el estatus en el que se encuentra su marca y determinar la mejor ruta de acción en cada caso concreto.
Si bien la respuesta a la cita de anterioridad puede parecer la única alnternativa, esto no necesariamente es así, pueden existir distintas alternativas para resolver el impedimento.
Por una parte lo más común será intentar lograr el registro ya iniciado mediante la respuesta del oficio de cita de anterioridad.
No obstante, existen otras alternativas que pueden considerarse, tales como:
- Iniciar un procedimiento contencioso en contra de la marca que constituye un obstáculo.
- Buscar al titular de la marca citada e intentar obtener una manifestación por escrito de que no tiene problema con el registro de marca.
- incluso, en ocasiones, la única posibilidad o la más viable puede ser buscar una marca con mejores posibilidades de registro.
A fin de ayudar a determinar esto, existen algunos puntos que conviene tomar en cuenta a fin de determinar la mejor ruta de acción:
- Evaluar si la marca que se desea registrar ya está siendo utilizada.
- Considerar el interés que se tiene sobre la marca.
- Analizar el costo-beneficio de atender el asunto o en su caso de buscar marcas alternativas.
- Determinar los argumentos y fundamentos legales que pueden existir para contestar el impedimento y si estos pueden ser suficientes para revertir la decisión del IMPI.
Examinar estos puntos permitirá dirigir los recursos a la opción más adecuada a cada caso concreto.
5. No atender a la naturaleza del trámite de registro de marca, específicamente, de la cita de anterioridad.
Es fácil olvidar que estos asuntos tienen una naturaleza legal y que proteger adecuadamente una marca requiere un conocimiento específico de nuestra legislación de forma que se garantice la protección correcta de la marca.
En este tipo de circunstancias resulta de gran valor contar con un especialista que nos pueda ayudar a resolver estos asuntos que pueden devenir en la pérdida de un activo tan importante como lo es la marca registrada.
Esperamos que está información resulte de utilidad para la resolución favorable de su registro de marca.
