Registrar una marca en el IMPI puede ser engañoso, por una parte, el llenado de la solicitud resulta aparentemente sencillo, sin embargo, es muy frecuente encontrar estos 5 errores al registrar marcas que atrasan por años los trámites o incluso acaban con la marca no siendo registrada.
Las solicitudes que se presentan sin tener un panorama claro pueden estar sujetas a importantes riesgos como:
- Abandono de la marca por falta de contestación a requisitos indicados por el IMPI.
- Riesgos legales por señalar datos falsos o no comprobables.
- Inadecuada protección de la marca.
- Incluso si la marca llega a registrarse, es común que esta no proteja realmente los productos y/o servicios que se querían distinguir con la marca, lo cual abre la puerta a que otras marcas (incluso idénticas) puedan registrarse para los productos y/o servicios que se intentaban proteger con la marca.
Índice de contenidos
1. No establecer correctamente el tipo marca y sus elementos.
A fin de mantener los derechos de una marca, esta debe utilizarse tal y como se registró, de lo contrario podría estar sujeta a que un tercero demande la caducidad del registro por no utilizarse la marca tal y como se solicitó.
Las variantes de marca o el uso de elementos de forma independiente deben registrarse independientemente.
Uno de los errores más frecuentes consiste en querer proteger en un solo registro todos los elementos de la marca, incluso distintas variaciones de esta, esto es un grave error, ya que como se señaló anteriormente, la marca debería entonces utilizarse siempre en compañía de todos los elementos indicados en la solicitud.
Para evitar lo anterior, resulta indispensable realizar un análisis de los elementos que conforman la marca a fin de determinar cuáles deberían ser protegidos y cual sería la mejor forma de hacerlo.
En este análisis se deben tomar en cuenta: variaciones de la marca, uso independiente de la denominación, isotipo y/o logotipo, variaciones de colores y uso de frases indicativas o genéricas.
2. No redactar correctamente los productos/ servicios
Es quizá el más delicado y frecuente error cometido al registrar marcas, es frecuente que en la solicitud se establezca en el apartado de productos o servicios “el título de la clase”, este título de clase es sólo una indicación general de todos los productos o servicios que pueden encontrarse en una determinada clase, sin embargo, no es conveniente utilizarla, pues su uso puede suponer un riesgo legal para tu marca.
Una idea errónea respecto al título de la clase es que al utilizar dicha indicación se están protegiendo todos los productos o servicios incluidos en la clase, no obstante, esto es un error ya que únicamente quedará protegido aquello que expresamente se señale en la solicitud (y que resulte específico).
El uso de estas indicaciones genéricas además puede traer consecuencias desastrosas para el registro:
- Generalmente ocasiona mayores impedimentos ya que al indicar una generalidad de productos o servicios es más fácil encontrar otras marcas similares previamente registradas que potencialmente serán señaladas como posibles impedimentos y que pudieron evitarse con una redacción específica.
- La marca aún cuando sea registrada podría no estar protegiendo los productos o servicios que realmente se desean distinguir, con lo cual queda la posibilidad abierta para que terceros puedan obtener marcas similares o idénticas que sí protejan los producitos/ servicios deseados.
Sin duda este es uno de los apartados más importantes y en el cual se comenten más errores que generan impedimentos, retrasos y finalmente negativas al registrar marcas.
3. No realizar un correcto análisis de marca previo al registro
La correcta protección de la marca requiere realizar un análisis sobre las necesidades de la empresa, los usos que se harán de la marca, variaciones y en general cualquier otra circunstancia que podría afectar la estrategia de registro.
En este link encontrarás un video training en el cuál hablamos a detalle de como realizar un análisis de marca completo: 4 elementos para determinar si una marca es registrable
4. Indicar una fecha de primer uso
La fecha de primer uso es un dato que resulta una “espada de doble filo”, por una parte, en caso de controversias la fecha de primer uso puede constituir valiosa información para demostrar que una determinada marca se había utilizado desde antes de obtener el registro, y ello podría ser vital para mantener los derechos de una marca en disputa.
Sin embargo, este mismo dato, también puede ser el motivo para perder un registro si no se tienen documentos que respalden la fecha de primer uso indicada en la solicitud ya que se corre el riesgo de ser condiderado un dato falso.
Esta circunstancia es muy delicada ya que aún cuando dicha fecha se señalé sin el afán de realmente establecer un dato falso, en caso de una controversia, si el titular de la marca no logra acreditar que efectivamente la marca se comenzó a utilizar en la fecha establecida podría perder su registro.
Como dato adicional, conviene señalar que la fecha del acta constitutiva de la empresa no demuestra el uso de una marca, su uso se acredita mediante otro tipo de pruebas como facturas, publicaciones con fecha cierta (por ejemplo: periódicos o revistas), certificaciones de hechos, entre otros.
Por lo anterior, si no se cuenta con este tipo de documentación o no hay certeza es recomendable no señalar una fecha de primer uso.
5. Documentación incompleta y/o errores en el llenado de la solicitud
Finalmente, es bastante frecuente que se cometan pequeños errores que, aunque no tienen consecuencias trascendentes como las expuestas en los apartados anteriores, sí generan retrasos de por lo menos 6 meses en la tramitación de los registros de marca ya que el IMPI requerirá al solicitante para que exhiba la documentación completa y/o correctamente requisitada.
Incluso, estos pequeños detalles en caso de no atenderse correctamente pueden tener como consecuencia la generación de nuevos requerimientos que pueden hacer que un trámite se prolongue durante meses e incluso años, es también común que los solicitantes llegan a desistir de sus trámites al registrar marcas, bien por falta de tiempo, atención o desconocimiento sobre como atender los requisitos generados.
Es muy importante tener todos estos puntos en mente al registrar marcas ya que el pago de derechos que se pagan cada vez que se ingresa una solicitud de registro no se devuelven, así que cada nuevo intento requiere de nuevas inversiones de tiempo, dinero y esfuerzo.
Como siempre, espero que esta información resulte de utilidad y cualquier duda, estamos a sus órdenes.
